업무사례

“뉴스탈” 상표 분쟁 승소 사례 - 이의결정(승)
2019-10-29

KCL은 고객을 대리하여 출원 제40-2018-0123152뉴스탈상표에 대한 이의신청에 대해 답변을 진행하였습니다.

 

이의신청인은 이 사건 출원상표뉴스탈이 아래와 같이 상표법 제34조 제1항 제11호 및 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 점을 이유로 이의신청을 하였습니다.

 

(1) 상표법 제34조 제1 11 - 이의신청인의 주지·저명한 선등록상표 “festal” 훼스탈의 첫 음절만 바꾸어 놓았을 뿐, 2음절과 3음절스탈이 동일하여 일반 수요자나 거래자들에게 동일한 출처로 오인 ·혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있음.

(2) 상표법 제34조제1항제13출원인이 2019 1 1일자로 선등록상표에 대한 통상사용권이 종료되는 시점에서, 이의신청인의 주지저명한 선등록상표 “festal” 훼스탈의 첫 음절만 바꾼뉴스탈을 출원한 것은, 주지저명한 선등록상표를 모방할 의도 없이 이루어졌다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이의신청인이 장기간 구축해 온 영업상의 신용과 명성, 양질의 이미지와 고객흡입력이 훼손될 우려가 있고, 이의신청인의 주지저명한 상표에 무단으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 한 의도에서 비롯된 모방상표임이 명백하다 할 것인 바, 이 사건 출원상표는 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당함.

 

KCL은 『이 사건 출원상표와 선등록상표들은 비록 모두 3음절로 되어 있고, 첫 음절을 제외한 나머지 2음절이스탈로 동일하나, 여러 음절의 단어에 있어서는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 일반적이고, 짧은 음절로 이루어진 상표의 경우 첫 음절의 차이만으로도 확연히 구분이 가능할 뿐 아니라, 약제(G1004)와 관련하여 마지막 음절에스탈/STAL”을 포함한 상표들이 권리자를 달리하여 다수 공존(: 로페스탈/LOPESTAL, 디제스탈, TRIVASTAL, ZESTAL )하고 있으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표인 "Festal" "훼스탈"과 비유사할 뿐 아니라 선등록상표를 용이하게 연상시킨다거나 선등록상표와 밀접한 연관성이 있다고 보기 어렵고 그로 인하여 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수도 없으며, 이 사건 출원상표는 선등록상표의 모방상표에 해당한다고 할 수 없으므로, 부정한 목적으로 사용하는 상표도 아니다.』라고 적극적으로 대응하였습니다.

 

이에 특허청은 아래와 같이 KCL의 주장을 받아들여 이 사건 출원상표에 대해 등록결정을 하였습니다.

 

『이 사건 출원상표뉴스탈은 한글만으로 구성된 표장인 반면, 선등록상표 “Festal” 훼스탈각각은 영문자 내지 한글만으로 구성된 표장으로서, ① 외관에서 양 상표는 한글 내지 영문자의 유무 및 한글문자 구성 등이 달라 전체적으로 외관이 유사하다고 볼 수 없고, ② 관념에서 양 상표는 모두 아무런 의미가 없는 조어표장이어서 관념은 대비되지 않으며, ③ 호칭에서 이 사건은 한글문자 그대로뉴스탈, 선등록상표 1은 일반적인 영어 발음에 따라훼스탈, 페스탈, 선등록상표 2는 이 사건과 같이 한글 그대로훼스탈로 호칭될 것인데, 양 상표들은 첫 음절이 각각, 로 확연히 차이가 있어 호칭이 서로 상이하다고 판단된다, 따라서 양 상표는 관념은 대비되지 않고 외관 및 호칭이 달라 전체적으로 표장이 유사하다고 볼 수 없어 다른 이유에 대해 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다. 한편, 이 사건 출원상표는 이의신청인 주장과 같이 선등록상표 1 2스탈이 공통으로 포함하고 있어 호칭이 유사하게 보일 수도 있지만 (i) 양 상표는 모두 3음절로 짦을 뿐 아니라 우리나라 언어관행상 다른 음절에 비해 처 번째 음절을 강하게 발음하려는 일반수요자들의 경향에 비추어 볼 때, 그 첫 번째 음절, 에서 뚜렷한 차이가 있는 점,  (ii) 이 사건과 동일· 유사한 지정상품에스탈(~STAL)”과 결합하여 구성된 표장들이 권리자를 달리하여 서로 공존하고 있는 점에 비추어 볼 때, 상표의 유사여부를 판단함에 있어 그 범위를 좁게 보았다는 점 등을 고려하면, 양 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 함께 사용되더라도 상품 출처의 오인·혼동할 염려가 없다고 봄이 타당할 것이다. 중략…. 그리고, 이 사건 출원상표는 구성이나 모티브 등에 있어 선등록상표 1 2와 어떤 연관성이 있다고 볼 수도 없어 상품의 출처에 오인이나 혼동을 일으키는 경우에 해당한다고 보기 어려우므로 상표법 제34조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다.

 

특히, 이 결정은 양상표가 공통된 부분을 포함하고 있다고 하더라도 공통된 부분을 결합하여 구성된 표장들이 다수 권리자를 달리하여 공존하고 있는 경우, 상표 유사여부 판단시 그 범위를 좁게 보아 판단할 뿐 아니라, 이러한 공통 부분으로 인해 상표의 구성이나 모티브에 어떤 연관성이 있다고 보지 않았다는 점에서 주목할 만합니다.