업무사례

“시카테인 CICATEIN” 상표 분쟁 승소 사례 - 이의결정(승)
2020-01-14

KCL은 고객을 대리하여 출원 제40-2018-0139098호 “시카테인 CICATEIN” 상표에 대한 이의신청에 대해 답변을 진행하였습니다.

 

이의신청인은 이 사건 출원상표 “시카테인 CICATEIN”이 이의신청인의 선등록상표 “씨칼레인”과 표장 및 지정상품이 유사하다는 이유로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 점을 이유로 이의신청을 하였습니다. 그 구체적인 이유는 아래와 같습니다.

 

  1. 이 사건 출원상표 “시카테인 CICATEIN”이 한글 부분만을 분리 관찰하였을 때 ‘시카테인’만으로 분리되며, 선등록상표와 동일하게 한글 4자로 이루어져있고 각 모음의 구성이 ‘ㅣ’, ‘ㅏ’, ‘ㅔ’ 및 ‘ㅣ’의 순으로 동일하여 전체적으로 외관이 유사함.
  2. 양 상표 모두 음절 수가 4음절로 동일하고, 양 표장의 각 모음의 구성이 ‘ㅣ’, ‘ㅏ’, ‘ㅔ’ 및 ‘ㅣ’의 순으로 동일하게 발음되며, 양 표장의 첫 음절은 초성이 각각 예사소리()와 된소리()의 차이만 존재하여 청음이 유사하고, 선등록상표 두 번째 음절의 종성인 ‘ㄹ’이 세 번째 음절의 ‘ㄹ’과 연속하여 발음되는 경우 두 번째 음절의 종성이 약하게 발음되는 경향이 있어 ‘씨카레인’으로 발음될 수 있으며, 이 사건 출원상표의 세 번째 음절 ‘테’는 영어 ‘t’가 ‘ㄹ’로 발음되는 사례가 다수 존재하고, 네번째 음절이 ‘인’으로 동일하게 호칭되는 등 전체적인 청감이 유사하여 칭호가 유사함.
  3. 이 사건 출원상표는 ‘시카(CICA)’를 포함하고 있고, 선등록상표는 ‘씨칼’ 부분을 포함하고 있어 이는 그리스로 상처를 의미하거나, 상처 재생 효능이 있는 “센텔라 아시아티카”의 약어 “CICA”로부터 파생된 조어상표의 표기이므로 이로 인해 관념조차도 유사함.

 

KCL은 『상표의 유사판단은 전체적으로 외관, 칭호 및 관념을 비교함이 원칙이고, 이 사건 출원상표의 한글 부분(시카테인)은 영문 부분(CICATEIN)의 국문 음역에 불과하므로 한글 부분이 꼭 분리 관찰될 것이라고 볼 수 없고, 분리관찰이 된다고 하더라도 이 사건 출원상표의 한글 부분과 선등록상표는 공통되는 문자가 ‘인’에 불과하여 외관이 전혀 비유사하며, 지정상품인 화장품(03)과 같은 유사군코드 범위 내에 ‘시카(CICA)’ 또는 ‘씨칼(CICAL)”으로 시작되는 다수 권리자의 다수의 상표가 공존하고 있어 이를 포함한다는 이유만으로는 일반 수요자가 상표를 전혀 혼동하지 않을 것이고, 특히, 양 상표의 칭호가 세 번째 음절의 초성이 “ㅌ”와 “ㄹ”로서 본원상표는 ‘시카테인’으로 세 번째 음절이 ‘테’로 강하게 청감되는데 비해 선등록상표 ‘씨칼레인’의 세 번째 음절은 ‘레’로 약하게 청감된다는 점에서 큰 차이가 존재하여, 이 사건 출원상표는 선등록상표와 전혀 비유사하다.』라고 적극적으로 대응하였습니다.

 

이에 특허청은 아래와 같이 KCL의 주장을 받아들여 이 사건 출원상표에 대해 등록결정을 하였습니다.

 

『이 사건 출원상표는 한글과 영어가 상하로 결합되어 구성된 표장인데 반하여, 선등록상표는 한글로만 구성된 표장으로 ① 구성 문자와 글자체의 차이 등으로 외관이 비유사하고, ② 관념에서, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 모두 사전상 특별한 관념 없는 조어로 양 표장은 관념을 비교하는 것은 바람직하지 아니하며, ③ 호칭에서, 양 표장은 모두 한글이 표기되어 있는 표장이어서 이 사건 출원상표는 ‘시카테인’으로, 선등록상표는 ‘씨칼레인’으로 호칭될 것인데, 양 표장은 ‘인’으로 마지막 음절은 동일하지만 나머지 세 음절이 모두 상이하여 전체적으로 호칭이 유사하다고 보기 어렵다. 한편, 이의신청인은 양 표장의 첫 음절은 초성이 각각 예사소리()와 된소리()인 차이만 존재하여 청음이 유사하고, 선등록상표 두 번째 음절의 종성인 ‘ㄹ’이 세 번째 음절의 초성 ‘ㄹ’과 연속하여 발음되는 경우, 두 번째 음절의 종성이 약하게 발음되는 경향이 있어 ‘씨카레인’으로 발음될 수 있으며, 이 사건 출원상표의 세 번째 음절 ‘테’는 영어 ‘t’가 ‘ㄹ’로 발음되는 사례가 다수 존재하므로 양 표장의 호칭이 ‘시카레인’으로 유사하다고 주장하는 바, 이에 대해 살펴보면, 일반적으로 표장의 첫 음절은 강하게 발음되는 경향이 있으므로 ‘시’와 ‘씨’의 차이는 작다고 보기 어렵다. 또한, 비록, 이의신청인의 주장과 같이 선등록상표의 두 번째 음절의 종성이 약하게 발음되어 선등록상표가 ‘씨카레인’으로 호칭된다 하더라도, 이 사건 출원상표의 세 번째 음절은 ‘테’이고 선등록상표의 세 번째 음절은 ‘레’인데, ‘ㄹ’과 ‘ㅌ’은 조음위치가 치조로 동일하지만 각각 울림소리와 무성유기파열음으로 어렵지 않게 그 차이를 구별할 수 있다고 보인다. 또한, 이 사건 출원상표는 한글이 병기되어 있어 ‘시카테인’으로 발음되는 것이 자연스러우므로, 영문 ‘t’가 ‘ㄹ’로 발음되는 경우에 비추어 이 사건 출원상표가 ‘시카레인’으로 호칭될 가능성이 있다는 주장 역시 받아들이기 어렵다고 판단된다. 중략…. 따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.

 

특히, 이 결정은 표장의 첫 음절이 강하게 발음되는 경향이 있어 양 상표의 첫 음절이 각각 ‘시’와 ‘씨’이고 예사소리와 된소리인 차이만 존재하더라도 그 차이가 작다고 볼 수 없고, 양 상표의 세 번째 음절인 ‘레’와 테’의 초성인 ‘ㄹ’과 ‘ㅌ’의 조음위치가 치조로 동일하더라도 각각 울림소리와 무성유기 파열음으로 그 차이를 쉽게 구별할 수 있다고 판단하였다는 점에서 주목할 만합니다.