업무사례

‘PHILLIPS 상표에 대해 제기된 이의신청을 성공적으로 방어한 사례’ - 2020. 5. 28. 결정 특허청 이의신청번호 40-2019-001765
2020-06-04

KCL은 “스위스바이크 페어트립스 게엠베하” (Swissbike Vertriebs GmbH)를 대리하여, 2018년 “자전거, 오토바이 등”에 대해 상표 “” (이하, ‘이 사건 출원상표’)를 출원하였습니다. 이에 대해 “주식회사 필립스 모터스”는 자신들이 중국 회사 “제지앙 필립스 베히클 인더스트리 컴퍼니 리미티드“ (ZHEJIANG PHILLIPS VEHICLES INDUSTRIES CO., LTD.)로부터 한국 내 독점 판매 계약을 맺고 이 사건 출원상표를 2007년부터 사용해 온 정당한 권리자임을 주장하며, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호 및 제13호에 해당하여 거절되어야 한다는 취지의 이의신청을 제기하였습니다.

 

KCL은 아래와 같은 주장으로 이의신청에 대해 반박하였습니다. 
『중국 회사 “제지앙 필립스 베히클 인더스트리 컴퍼니 리미티드“는 "스위스바이크 페어트립스 게엠베하" 및 "롤리 인터내셔널 리미티드" (Raleigh International Limited) 와 2006년 "PHILLIPS" 관련 상표에 대한 사용권 설정 계약을 체결한 바 있으나, 해당 사용권 설정 계약은 “중국”에 한정하는 것이었으며, 설정 기한도 2016. 1. 1.부로 이미 만료되었습니다. “PHILLIIPS” 관련 상표가 “주식회사 필립스 모터스”의 출처표시로서 인식되었다고 볼 만한 증거자료가 미비할 뿐 아니라, “주식회사 필립스 모터스”가 상기 중국회사와 한국 내 판매 계약을 체결한 것은 "스위스바이크 페어트립스 게엠베하" 및 "롤리 인터내셔널 리미티드"와의 계약 내용을 위반한 것으로서, “주식회사 필립스 모터스” 가 정당한 방법으로 국내에서 상표를 사용한 것이라고 볼 수도 없습니다. 결국, “주식회사 필립스 모터스”가 이 사건 출원상표를 사용한 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1항 가목의 "부정경쟁행위"에 해당하며, 법원은 이와 같은 부정사용을 계속하여 주지성을 획득한 경우라도 그러한 사용은 법적으로 보호 받을 수 없다고 판시하고 있습니다.』

 

특허청은 ““제지앙 필립스 베히클 인더스트리 컴퍼니 리미티드“가 "롤리 인터내셔널 리미티드"의 동의 하에 중국 내에서 “PHILLIPS” 상표를 등록 받았는지 여부에 대한 사실 확인을 할 수 있는 자료가 부족하고, “PHILLIPS” 상표가 이 사건 출원상표의 출원 시 또는 이의결정시에 국내 또는 국외에서 일반 수요자들에게 이의신청인의 상품을 표시하는 출처로서 인식되었다고 인정할 만한 증거자료 또한 부족하다”는 점 등을 들어, 이 건 이의신청을 기각하고 이 사건 출원상표에 대한 등록 결정을 하였습니다. 

 

이의신청인이 출원인 보다 앞서 국내에서 분쟁 대상이 되는 상표를 사용한 경우라고 하더라도, 이러한 상표 사용 행위는 "부정경쟁행위"에 해당할 수 있으며, 이와 같은 부정사용을 계속하여 주지성을 획득한 경우라도 그러한 사용은 법적으로 보호 받을 수 없으므로, 이러한 점을 적극적으로 다툴 필요가 있겠습니다.