업무사례

"Violet Stiletto" 상표 분쟁 승소 사례 – 2019.6.12.자 특허심판원 2017당3304 심결
2019-06-18

KCL은 고객을 대리하여 등록상 제40-1062822호 ""에 대해 상표법 제119조 제1항 제3호에 근거한 불사용취소심판을 청구하였습니다.

 

피청구인은 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 “화장품”에 표시하여, 국내의 백화점, 화장품 매장, 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여 유통·판매하였을 뿐만 아니라, 잡지 등을 통해 광고하면서 이 사건 등록상표를 동일성이 인정되는 범위 내에서 정당하게 사용하였다고 주장하였고, 이에 대해 KCL은 피청구인 제시한 증거들이 등록상표의 동일성 범위에서 사용한 증거가 되지 못한다고 반박하였고, 특허심판은은 아래와 같이 KCL의 주장을 받아들여 이 사건 등록상표에 대한 취소심결을 하였습니다.

 

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→피청구인의 브랜드 중 하나인 “VDL”에서 진행하는 이벤트인 “패스티발 네일슈”의 사은품으로 받은 상품에 대한 사용 후기로서, “패스티발 네일슈” 의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 무상으로 배부되는 물품 즉, ‘광고매체가 되는 물품’으로 유통된 것.

 

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→이 사건 등록상표인 “VIOLET STILETTO”의 한글음역에 해당하여 유사한 상표에 불과할 뿐 거래통념상 동일성이 인정되는 상표로 보기 어렵다.

 

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→ 피청구인의 사용상품 매출실적을 전산프로그램을 통해 조회한 엑셀자료 출력물인데, 이것은 피청구인의 내부문서로서 객관성이 없을 뿐만 아니라 설령 이를 믿을 수 있다고 ‘가정’하더라도 엑셀자료 역시 이 사건 등록상표가 아닌 이와 유사한 “바이올렛스틸레토”만이 표시되어 있을 뿐이다.

 

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→ 이 사건 심판청구일 전 3(2014.10.19.~2017.10.18.)이내의 자료에 해당하지 않는다.

 

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→ “VDL Candy You Collection”에 대한 홍보자료일 뿐이다.

 

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→“바이올렛스틸레토”라는 표시는 확인할 수 있으나 상표로서 사용되기 보다는 사용 후기에 설명적인 문구로 사용되었을 뿐만 아니라 이 상표와 거래통념상 동일성이 없는 표장에 해당한다.

 

특히, 이 심결은 ① 실사용상표가 표시되어 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용한 자료더라도 그것이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이 아닌, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 부상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 사용한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 보아 이벤트에 당첨되어 사은품으로 받은 상품에 대한 사용 후기가 기재된 증거자료의 경우, 교환가치를 가지고 독립적으로 유통·거래되기 보다는 광고매체가 되는 물품으로 유통된 것이므로 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 정당한 사용으로 보지 않았다는 점,

② 영문 상표의 경우 그 한글음역만 표시된 증거자료의 경우 동일성이 인정되는 상표로 보기 어렵다고 하여 사용자료로 인정하지 않았다는 점,

③ 매출실적을 전산프로그램을 통해 조회한 엑셀자료 출력물 등은 피청구인의 내부문서로 객관성이 없다고 보았다는 점,

④ 사용 후기에 기재된 내용은 상표의 사용이라기 보다는 설명적인 문구로 사용되었다고 보았다는 점에서 주목할 만합니다.